科技成果转化逻辑下被误解的《拜杜法》

发布时间:2019-09-17 10:58:12  |  来源:中国网·中国发展门户网  |  作者:肖尤丹  |  责任编辑:赵斌宇
关键词:拜杜法,专利法,科技成果转化,美国

从一开始,1980 年 10 月 21日美国国会通过的《史蒂文森-怀特技术创新法》,就采取了不同于《拜杜立法案》发明权利配置的立法模式,将重点放在属于联邦内部研发体系的联邦实验室系统上,希望通过建立专门的技术转移机构将联邦实验室与产业界结合起来。后续,1986 年《联邦技术转移法》进一步修正了《史蒂文森-怀特技术创新法》,建立联邦科研机构技术转移准则,并正式授权联邦实验室拥有与外部机构签订合同研发协议(CRADA)和专利许可合同的权利。从而,在美国联邦内部科研体系内建立了与《拜杜法》模式截然不同的联邦技术转移法律体系。

《拜杜法》不适用于任何外国实体。与《拜杜法》因为种种原因不适用于大企业、联邦机构不同,对于任何外国实体,包括个人、非营利组织、小企业在内的任何法律主体,《美国专利法》第 202 条(a)款第 1 项就明确排除了其选择保留权利的可能。而且,这个外国实体的概念中实际还包括了由外国政府在美国境内根据美国各州法律设立的外资机构。

(3)《拜杜法》不适用于教育性资助合同。1984年修法后加入的《美国专利法》第 212 条,即“教育性资助中的权利让与”,排除教育资助协议适用《拜杜法》规则,明确规定:联邦机构主要为教育目的与受资助人签订的奖学金、助学金、培训资助或其他提供资金协议中,均不得包括将受资助人做出的发明的任何权利让与给联邦机构的任何条款。

表 2美国联邦研发体系和非联邦研发体系法律发展

《拜杜法》不是职务发明制度

那些将《拜杜法》视为某种职务发明权属规则的评论,实际上是将《拜杜法》涉及的非联邦机构接受研发资助的资助合同法律关系,与机构内部雇主与雇员之间的劳动合同关系混为一谈。本质上,任何资金投入都无法直接获得所谓的职务成果权利。这一点,在严格遵循“发明人主义”的美国法律中尤为突出。

发明人优先原则

由于美国宪法知识产权条款的表述,使得《美国专利法》是世界上最为严格遵循“发明人主义”的国家,即便是 2011 年《美国专利法》改革后,该法也只是从“发明人先发明原则”转向了“发明人先申请原则”。

根据《美国专利法》第 111 条“必须由发明人或其授权之人,提出专利申请”和第 115 条“发明人必须宣誓,他相信自己是所申请发明的原始发明人”的规定,只有自然人可以作为原始发明人根据法律原始取得专利申请权。纵使是在雇佣关系下,雇员的发明,仍然属于雇员自己的发明,而并非当然属于雇主的发明。而发明人受雇的机构或其他第三人,只能通过协议、合同等其他合法方式,从发明人那里依法继受取得专利申请权。

适用《拜杜法》不能改变发明人优先原则

2011 年 6 月,美国最高法院在斯坦福大学诉罗氏公司案的判决中专门就《拜杜法》规则与职务发明规则的关系,形成了具有立法效力的判例法。

美国最高法院首先确认《美国专利法》第202条(a)款中使用的是“选择保留权利”而不是“授予其权利”(vest title)的表述。这意味着,承担方只有先拥有了该发明的权利,才能选择是否保留相应的权利。而《拜杜法》并没有将受美国联邦政府资助的发明,直接赋予承担方,或者授权承担方仅依据这一规定就可以直接取得发明的权利;而只是保证承担方可以选择保留其已经合法拥有的发明权利。同时,这也意味着美国最高法院确认,《拜杜法》对于承担方选择保留权利的规定,并未改变《美国专利法》中“发明人主义”的基本原则。

美国最高法院还指出,由于《拜杜法》中完全没有规定当发明归属产生争议时(如受雇人或第三人主张其拥有该发明)的争议解决程序。这就意味着,《拜杜法》认为其所适用的“受资助发明”,是承担方已经从发明人处合法取得利益的发明。因此,《拜杜法》只需要处理承担方与联邦政府的关系,而无须处理发明人与作为雇主的承担方的关系。

《拜杜法》中涉及发明人规定的性质

虽然《美国专利法》第 202 条(e)款中也涉及了联邦雇员,但在这一条款中只涉及联邦雇员与非联邦主体合作研发情况下权利让与的处理规则,并不涉及联邦雇员研发成果的权利归属。

在美国法律体系中,联邦雇员研发成果的权属问题,并不适用《拜杜法》,而是遵守以《史蒂文森-怀特技术创新法》为基础的技术创新法中第 3710 条(d)款关于“联邦雇员活动”(15 USC 3710d)及其实施条例(37 CFR 501)的规定。

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